Conozcamos un caso de patentes: El Burrito Blanco

En nuestro artículo de hoy vamos a hablar de las marcas registradas y la protección que las cubre, sobre todo cuando se trata de marcas de reconocido prestigio. Este es el caso de la gran empresa de confección y distribución de ropa de casa Burrito Blanco, que se ha enfrentado en los Tribunales a otra empresa que le estaba haciendo la competencia de una forma muy poco sutil. Esta empresa, llamada El Burrito Azul, se dedicaba también a la confección y venta de productos de textiles de hogar aprovechándose del tirón de la fama de la otra empresa y causando confusión en el consumidor.

¿Qué he pasado? El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña ha considerado, en su sentencia de 22 de abril de 2016, que la marca El Burrito Azul debe de desaparecer y ha ordenado su cancelación en el Registro Mercantil por ser la misma es incompatible con la existencia anterior de otra marca de reconocido prestigio que debe de ser defendida. Y ello, porque el hecho de simplemente cambiar el color del que es el burrito hace que la gente pueda confundirse, y por tanto, adquirir sus productos pensando que está adquiriendo productos de la marca primigenia, lo que no sólo puede perjudicar a Burrito Blanco en cuanto ventas directas, si no también en cuanto a ventas indirectas si se llega a dañar la imagen y buen nombre de la marca.

El derecho de la marca Burrito Blanco a solicitar que se cancelase la marca El Burrito Azul está incluido en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en concreto en su artículo 7, que establece la prohibición relativa del uso de nombres comerciales anteriores, y que dice que"No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a un nombre comercial anterior que designe actividades idénticas a los productos o servicios para los que se solicita la marca. b) Que por ser idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior y por ser idénticas o similares las actividades que designa a los productos o servicios para los que se solicita la marca, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con el nombre comercial anterior."

Como vemos, en el caso del que hoy estamos hablando es justamente eso lo que ha sucedido, por lo que al tratarse de una prohibición relativa, es la marca la que hasolicitado su derecho a que la otra marca cese su existencia ya que se estaba aprovechando de su fama y buen nombre creando confusión en el consumidor.

Sin embargo, y aún siendo este de uno de los casos conocidos más recientes, no es el único que se ha dado en España, mucho más importante fue sin duda el litigo que mantuvo la norteamericana Nike con la española Cidesport, por el registro de la marca Nike en España. En este caso, la marca Cidesport fue licenciataria de Nike en España durante los años 80 habiendo registrado ellos la marca en España. En los 90 el gigante americano decidió expandirse en Europa, registrando su marca en España, a pesar de que Cidesport ya la tenía registrada con anterioridad. El nombre era el mismo, pero el logotipo era una Victoria de Samotracia para el caso español, en lugar del símbolo alado típico de la multinacional. Después de más de 15 años de litigios en España, durante los cuáles Nike no pudo usar su nombre en el mercado español y sólo podía usar su símbolo alado, finalmente en 2005 el Tribunal Supremo le dio la razón y canceló el registro de la marca por parte de la española Cidesport. Esto se debió precisamente a la Ley 17/2001, de Marcas, en este caso al artículo 8 que establece la prohibición de registrar "como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios" Para la definición de lo que es una marca o nombre comercial notorio establece como requisitos el análisis de su volumen de ventas o su alcance geográfico entre otros, resultando de ello una protección que alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios. En los casos de marcas como Nike, que es conocida por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.